[Supreme Court ruling on the claim construction of Product-by-Process claim language and the definiteness requirement of Product-by-Process claim language]
目次
- 1. プラバスタチンナトリウム事件における本件発明
- 2. 原判決： 知財高裁平成２４年１月２７日特別部判決（平成２２年（ネ）第１００４３号）
- 3. 最高裁平成２７年６月５日判決（プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決）（平成２４年（受）第１２０４号）
- 4. 特許・実用新案審査ハンドブック2204に平成２８年９月２８日に追記された箇所
- 5. 知財高裁平成２９年１２月２１日判決（無洗米事件知財高裁判決）
- 6. プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決及び無洗米事件知財高裁判決の下、PBPクレームが有効（明確性要件充足）である条件と実質的な権利行使可能性のまとめ
- 7. 知財高裁令和元年１１月１１日判決（平成３１年（行ケ）第１００１５号）～クレーム記載の製造方法で形成された物の構造・特性が明らかでなく、かつ特許権者が不可能事情・非実際実情を立証しなかったことを理由に、本件発明は明確性要件違反であると判断した裁判例
１．プラバスタチンナトリウム事件における本件発明
【無効２００８－８０００５５における平成２１年８月２５日審決で認められた訂正がなされる前の特許３７３７８０１号の請求項１に係る発明】
「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」
【明細書記載事項】
【プラバスタチンナトリウムの構造式】（本件特許優先日以前の公知情報）
- 明細書では、プラバスタチンの化学構造は記載されていたが、プラバスタチンナトリウムの化学構造は記載されていなかった。しかしながら、プラバスタチンナトリウムの化学構造は本件特許優先日当時公知であった。
- 本件発明は、化学構造が特定されている公知のプラバスタチンナトリウムであって、それに混入している不純物の量の数値限定をし、さらに（製法限定説による場合）製造方法を限定したものである。
- 従来技術であるプラバスタチンナトリウムとの相違点は、製法限定説による場合は不純物の量の数値限定と製造方法のみ、物同一説による場合は不純物の量の数値限定のみということになる。
- 製法限定説： 物の発明に係るクレームに製造方法が記載されている場合、技術的範囲は、その製造方法で製造された物に限定される。
- 物同一説： 物の発明に係るクレームに製造方法が記載されている場合、技術的範囲は、その製造方法で製造されていないが、その製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶ。
２．原判決： 知財高裁平成２４年１月２７日特別部判決（平成２２年（ネ）第１００４３号）
【判決の要旨】
- 物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する場合のPBPクレームを「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」という。真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、技術的範囲はクレームに記載された製造方法で限定されない。
- 物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合のPBPクレームを「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」という。不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、技術的範囲はクレームに記載された製造方法で限定される。
- 本件発明のクレームは、既に構造が特定されているプラバスタチンナトリウムであって、不純物の数値限定がなされたものに、記載する必要のない製造方法を記載したものであるから、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームである。したがって、本件発明の技術的範囲はクレームに記載された製造方法で限定される。
- したがって、被告製品の製造方法はクレーム記載の製造方法の要件を備えないので、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さない。
- 本件発明は、その技術的範囲が製造方法で限定されても、なお進歩性を欠如する。
【判決抜粋】「証拠（甲２，３６，３７，乙１）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の優先日（平成１２年〔２０００年〕１０月５日）当時，本件発明１に記載されたプラバスタチンナトリウムは，当業者にとって公知の物質であること，また，プラバスタチンラクトン及びエピプラバは，プラバスタチンナトリウムに含まれる不純物であることが認められる。
したがって，特許請求の範囲請求項１の記載における「プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は，不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバが公知の物質であるプラバスタチンナトリウムに含まれる量を数値限定したものであるから，その構造によって，客観的かつ明確に記載されていると解される。
すなわち，特許請求の範囲請求項１に記載された「プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム」には，その製造方法によらない限り，物を特定することが不可能又は困難な事情は存在しないと認められる。なお，当該物の特定のために，その製造方法までを記載する必要がなかったことについては，控訴人も認めるところである。
（イ）したがって，本件発明１は，上記不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきであるから，その技術的範囲は，本件製法要件によって製造された物に限定され，その技術的範囲は，次のとおりとなる。
「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」」
３．最高裁平成２７年６月５日判決（プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決）（平成２４年（受）第１２０４号）
【判決の要旨】
- 物の発明に係るクレームに製造方法が記載されていても、技術的範囲は、その製造方法で製造された物に限定されず、当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶ（物同一説）。
- （物同一説を前提にすると、）物の発明に係るクレームに製造方法が記載されている場合、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造・特性を表しているのか不明であるから、すなわち技術的範囲が不明であるから、明確性要件に違反する。
- 物の発明に係るクレームに製造方法が記載されている場合、出願時において、当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であった事情（不可能事情）、又はおよそ実際的ではなかった事情（非実際実情）があったときに限り、明確性要件を充足する。
【判決抜粋１】「特許は，物の発明，方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ，特許が物の発明についてされている場合には，その特許権の効力は，当該物と構造，特性等が同一である物であれば，その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。
したがって，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」
【判決抜粋２】「特許法３６条６項２号によれば，特許請求の範囲の記載は，「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。特許制度は，発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法１条参照），同法３６条６項２号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは，この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に，その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば，これにより，第三者の利益が不当に害されることが生じかねず，問題がある。すなわち，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において，その製造方法が記載されていると，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか，又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり，特許請求の範囲等の記載を読む者において，当該発明の内容を明確に理解することができず，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり，適当ではない。
他方，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては，通常，当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが，その具体的内容，性質等によっては，出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり，特許出願の性質上，迅速性等を必要とすることに鑑みて，特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど，出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。そうすると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく，上記のような事情がある場合には，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても，第三者の利益を不当に害することがないというべきである。
以上によれば，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」
- プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決は、明確性要件の適合性を審理させるために、事件を知財高裁に差し戻した。
- 差戻し後の知財高裁の審理は不明である。特許権者（一審原告）は、差戻し後の知財高裁での審理中に訴えを取り下げたと思われる。最高裁判決に素直に従うと明確性要件違反と判断されることになると思われる。しかしながら、物同一説によっても本件発明の技術的範囲は、明確とも不明確とも言える。クレーム記載の製造方法で製造されたプラバスタチンナトリウムは、プラバスタチンナトリウムに他ならない。他方、クレーム記載の製造方法が不純物に与える影響が不明確とも言える。いずれにせよ、差戻し後の知財高裁は、本件発明の進歩性を認めなかったであろう。
- 平成２７年７月８日に、無効２００８－８０００５５の平成２１年８月２５日審決（訂正を認める。無効ではない。）が確定した。ただし、無効２００８－８０００５５では、明確性要件違反は審理されていない。
- 平成２８年１１月４日に、本件特許は、年金不納により失効した。
４．特許・実用新案審査ハンドブック2204に平成２８年９月２８日に追記された箇所
特許・実用新案審査ハンドブック2204に平成２８年９月２８日に追記された箇所へのリンク
「「その物の製造方法が記載されている場合」の類型、具体例に形式的に該当したとしても、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」(注)が明らかであるときには、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない。
(注) 最二小判平成 27 年 6 月 5 日(平成 24 年(受)1204 号、同 2658 号)「プラバスタチンナトリウム事件」判決」
- プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決後、物の発明のクレームに製造方法が記載されているものの、当該製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか明らかである場合（いわゆる表見PBPクレームに該当する場合）は、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の不可能事情・非実際実情の基準を適用せずに明確性要件充足を認めるという実務運用がなされていた。
５．知財高裁平成２９年１２月２１日判決（無洗米事件知財高裁判決）
【判決の要旨】
- 無洗米事件知財高裁判決は、物の発明のクレームに製造方法が記載されているものの、明細書又は技術常識に基づき、その製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか一義的に明らかな場合には、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の不可能事情・非実際実情の基準を適用せずに明確性要件充足を認めるべきであることを示した。
【判決抜粋】「前記最高裁判決が，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は，特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定されるが，そのような特許請求の範囲の記載は，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり，権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから，これを無制約に許すのではなく，前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると，特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても，上記一般的な場合と異なり，当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが，特許請求の範囲，明細書，図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には，第三者の利益が不当に害されることはないから，明確性要件違反には当たらない。」
６．プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決及び無洗米事件知財高裁判決の下、PBPクレームが有効（明確性要件充足）である条件と実質的な権利行使可能性のまとめ
- 無洗米事件知財高裁判決によると、クレーム記載の製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか一義的に明らかな場合には、明確性要件充足が認められ、技術的範囲は当該構造・特性の物となる。
- クレーム記載の製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか一義的に明らかなでない場合でも、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の不可能事情・非実際実情の基準を満たせば明確性要件の充足が認められる。しかしながら、その場合、クレーム記載の製造方法で製造された物がどのような構造・特性なのか立証することが困難、すなわち技術的範囲を立証できないので、クレーム記載の製造方法で製造された事実を立証しない限り、実質的に権利行使できないと思われる。
- そうすると、PBPクレームは、クレーム記載の製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか一義的に明らかでない場合は、明確性要件が認められても、実質的に製造方法の発明と変わらないということになる。
７．知財高裁令和元年１１月１１日判決（平成３１年（行ケ）第１００１５号）～クレーム記載の製造方法で形成された物の構造・特性が明らかでなく、かつ特許権者が不可能事情・非実際実情を立証しなかったことを理由に、本件発明は明確性要件違反であると判断した裁判例
【本件発明： 特許第４４５２９１７号の請求項７に係る発明】
【請求項１】芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線端部に，圧扁部を有するアルミ芯線が溶接されてなる電解コンデンサ用タブ端子であって，前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなり，前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である，電解コンデンサ用タブ端子。
【請求項６】前記の酸化スズ形成処理が，溶剤処理により行われる，請求項１または２に記載のタブ端子。
【請求項７】前記溶剤処理が，リード線端部にアルミ芯線を溶接した直後に行われるものである，請求項６に記載のタブ端子。
【判決の要旨】
- 本判決は、クレーム（引用された請求項６の部分）における「酸化スズ形成処理が溶剤処理により行われる」との記載が製造方法の特定である（本件発明のクレームはPBPクレームである）と判断した。
- 本判決は、原告（本件特許権者）が物の構造・特性は明白であると主張したのに対し、溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するのか明らかでないと判断した。
- 本判決は、原告（本件特許権者）が不可能事情・非実際実情を立証しなかったことを理由に、本件発明のクレームは明確性要件違反と判断した。
【考察】
- クレーム（引用された請求項１の部分）における「前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなり，前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である」との文言も、ウィスカ抑制処理である酸化スズ形成処理を施すことにより製造された溶接部、という意味で溶接部の製造方法を特定している。しかしながら、この文言では、表面が酸化スズで被覆されているという溶接部の構造が一義的に明らかであることから、無洗米事件知財高裁判決に従い、表見PBPクレームとして取り扱われたと考えられる。
- 他方、クレーム（引用された請求項６の部分）における「溶剤処理」は、溶接部の構造にどのような変化をもたらすのか一義的に明らかでないことから、表見PBPクレームとして取り扱われず、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の不可能事情・非実際実情テストが適用されたと考えられる。
- 結局、表見PBPクレームとして取り扱われるか否かは、クレームに記載された製造方法の効果が明確であるか否かによることになる。
- なお、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決以降、多くの事件でPBPクレーム文言に該当するから明確性要件違反である旨の主張がなされたが、そのほとんどは裁判所に相手にされていない。
【判決抜粋】「本件発明７は，「前記溶剤処理が，リード線端部にアルミ芯線を溶接した直後に行われるものである，請求項６に記載のタブ端子。」として，請求項６の「前記の酸化スズ形成処理が，溶剤処理により行われる，請求項１または２に記載のタブ端子。」を引用するものであり，「酸化スズ形成処理が溶剤処理により行われる」との記載は製造方法であるから，特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合に当たる。
そうすると，本件発明７について明確性要件に適合するというためには，出願時において本件発明７の「タブ端子」を，その構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在することを要するところ，原告はかかる事情について，具体的な主張立証をしない。
（３）原告の主張について
ア 原告は，本件明細書の記載（【００２６】，【００２８】）から，ウィスカ発生の抑制を目的とした酸化スズが形成されているというタブ端子の溶接部分の構造ないし特性を示す目的で「溶剤処理」という用語を用いていることが読み取れるとして，製造方法が物のどのような構造又は特性を表しているのかは，本件発明の記載及び本件明細書の記載から極めて明白であり，上記（１）の不可能又は非実際的事情について検討するまでもなく，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確といえないから，明確性要件に適合すると主張する。
しかし，本件明細書には，請求項３に係る「熱処理」及び請求項６に係る「溶剤処理」により酸化スズ形成処理が施されたタブ端子についての記載があるものの，これらの熱処理及び溶剤処理により形成された酸化スズが，それぞれどのような構造又は特性を有するものであるのかについての記載はない。そうすると，本件明細書の記載から，本件発明７の引用する請求項６に係る溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するかが明らかであるとはいえないし，また，それが技術常識から明らかであるとみるべき証拠もない。
したがって，原告の主張は採用できない。」
／以上
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